Los cuatro tipos principales de derechos de propiedad intelectual (PI) son las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor y los secretos comerciales. La propiedad intelectual siempre pertenece legalmente a alguien. Las personas pueden ser titulares de propiedad intelectual, al igual que las entidades, como las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro. La propiedad intelectual puede cambiar de titular varias veces, y la cesión de propiedad intelectual es el proceso por el cual el titular de la propiedad intelectual transfiere esos derechos a otra parte. Esta transferencia es completa e irrevocable, lo que significa que el titular original renuncia a todas las reclamaciones sobre la propiedad intelectual una vez que se realiza la cesión. Es como vender un activo físico: una vez vendido, el propietario original ya no tiene ningún derecho sobre la propiedad.

La cesión de la propiedad intelectual puede deberse a diversas razones, como que un artista ceda los derechos de autor de sus obras de arte a una galería o a una editorial. Una forma frecuente de cesión de propiedad intelectual es que un inventor ceda sus derechos de PI a una empresa a cambio de dinero o como parte de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué significa ceder propiedad intelectual a una empresa? A continuación, explicaremos cómo funciona la cesión de la propiedad intelectual a una empresa, las implicaciones legales de este tipo de transferencia y las posibles ventajas y desventajas.

¿De qué trata este artículo?

• ¿Quién puede ser propietario de la propiedad intelectual?
  
• Contratos de cesión de propiedad intelectual
  
• Cómo ceder la propiedad intelectual a una empresa
  
• Ventajas y desventajas de la cesión de propiedad intelectual
  

¿Quién puede poseer propiedad intelectual?

Los derechos de propiedad intelectual pueden ser propiedad de varias entidades en función de la naturaleza de la PI y del contexto en el que se haya creado. Estos son algunos de los titulares más comunes de derechos de propiedad intelectual:

• Particulares. Los creadores individuales, como artistas, autores, inventores y músicos, pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, un autor suele tener los derechos de autor de su obra escrita.

• Empresas y organizaciones. A menudo, las empresas poseen derechos de propiedad intelectual sobre los productos, servicios o procesos que desarrollan. Por ejemplo, una empresa puede ser titular de una patente para una nueva tecnología o marca comercial para su logotipo de marca.

• Instituciones educativas y organismos de investigación. Las universidades y las instituciones de investigación suelen ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre los descubrimientos e invenciones realizados por su personal y estudiantes, especialmente cuando la investigación está financiada por una institución.

• Gobiernos. Los derechos de propiedad intelectual pueden ser titulares de entidades gubernamentales, especialmente en el caso de las invenciones u obras creadas por empleados públicos como parte de sus obligaciones oficiales.

• Varios propietarios. Cuando una obra es creada conjuntamente por varias personas o entidades, los derechos de propiedad intelectual pueden compartirse entre ellas de conformidad con las condiciones de su acuerdo.

• Herederos y patrimonios. Los derechos de propiedad intelectual pueden heredarse o legarse, lo que permite que los herederos o sucesores posean los derechos después de la muerte del titular original.

• Cesionarios y licenciatarios. Los derechos de propiedad intelectual pueden transferirse o concederse bajo licencia a terceros. Los cesionarios reciben la titularidad de la propiedad intelectual, mientras que los licenciatarios reciben permiso para utilizarla en determinadas condiciones sin obtener la titularidad.

Acuerdos de cesión de propiedad intelectual

Los acuerdos de cesión de propiedad intelectual son documentos escritos exhaustivos y jurídicamente vinculantes que dictan las condiciones de la transferencia de la titularidad de PI. Estos componentes deben tenerse en cuenta y abordarse a la hora de redactar un acuerdo de cesión de propiedad intelectual:

• Identificación de las partes. Los nombres y direcciones legales completos del cedente (el titular actual de la PI) y del cesionario (la parte que recibe los derechos de PI).

• Identificación de la propiedad intelectual. Una descripción detallada e inequívoca del elemento exacto de propiedad intelectual que se está cediendo. En el caso de las patentes, esto incluiría el número de patente, el título y una breve descripción; para las marcas comerciales, los números de registro y la marca específica; y para los derechos de autor, las obras específicas y sus datos de registro, si corresponde.

• Declaración de titularidad y derecho que se va a ceder. Una declaración de titularidad y derechos legales del cedente, en la que se verifique que el cedente tiene una titularidad clara y libre de gravámenes de la propiedad intelectual y los derechos legales para cederla. Las disputas o gravámenes existentes sobre la PI complican esta titularidad y podrían invalidar la cesión. Cualquier licencia, acuerdo o reclamación anterior que pueda afectar a la cesión se debe revelar y abordar.

• Condiciones de la transferencia. Una declaración de que el cedente transfiere todos los derechos, títulos e intereses sobre la PI al cesionario y si la transferencia es completa e irrevocable o viene con condiciones adjuntas.

• Cesión frente a licencias. Una distinción en cuanto a si la propiedad intelectual se está cediendo, lo que significa que se está transfiriendo la propiedad, o si se está licenciando, lo que significa que al cesionario se le está otorgando permiso para usarla pero no es de su propiedad.

• Contraprestación. La compensación o contraprestación que se proporciona a cambio de los derechos de propiedad intelectual. Podría tratarse de una cantidad monetaria, capital, otros bienes o alguna forma de valor acordada por ambas partes. Se requiere una compensación para que el acuerdo sea legalmente vinculante.

• Garantías y declaraciones. Garantías sobre la propiedad intelectual, que pueden incluir que la propiedad intelectual no infringe los derechos de terceros, que el cedente es el verdadero propietario de la propiedad intelectual y que no existen responsabilidades ocultas vinculadas a la propiedad intelectual. Por lo general, el cedente ofrece garantías sobre la validez de la propiedad intelectual, la propiedad de la misma y la ausencia de infracciones o gravámenes. Cualquier incumplimiento de estas garantías puede dar lugar a responsabilidades legales.

• Indemnización. Cualquier compensación debida por el cedente al cesionario si se incumplen ciertas garantías, por ejemplo, si un tercero alega que la propiedad intelectual infringe sus derechos.

• Resolución de conflictos. Cómo se resolverán las disputas relacionadas con la cesión, ya sea a través de arbitraje, litigio u otro proceso. También debe indicarse la legislación aplicable a las disputas.

• Asignación y delegación. Una declaración en la que se indica que el cesionario puede seguir cediendo los derechos de PI o delegar cualquier tarea asociada, a menos que esté restringido en el acuerdo.

• Desarrollos futuros. Cómo se gestionarán los desarrollos en curso y si el cedente tiene algún derecho u obligación relacionados con esos desarrollos futuros.

• Firmas. Firmas y fechas de ambas partes. Para que sean eficaces o ejecutables, algunos tipos de cesiones de PI deben cumplir con formalidades específicas, como la certificación notarial o el registro ante la autoridad gubernamental competente.

• Disposiciones varias. Cualquier condición adicional que las partes quieran incluir, como obligaciones de confidencialidad, la devolución de materiales o cualquier condición específica relevante para la propiedad intelectual que se transfiere. En esta sección también se podrían abordar las consecuencias si el cedente o cesionario se enfrenta a la quiebra. Los activos de propiedad intelectual se consideran parte del patrimonio de la quiebra, lo que puede afectar a los derechos e intereses de ambas partes.

Cómo ceder la propiedad intelectual a una empresa

La cesión de la PI a una empresa consta de ocho pasos.

Paso 1: establecer la necesidad de la cesión

La necesidad de una cesión de propiedad intelectual puede surgir en varias situaciones, incluida la venta de una empresa, un nuevo contrato de trabajo, un acuerdo de licencia o una empresa que adquiera la PI de otra empresa. Una vez que se establece la necesidad de cesión, las partes involucradas identifican los activos de propiedad intelectual específicos que deben transferirse.

Paso 2: llevar a cabo la debida diligencia

Antes de proceder a la cesión, el cesionario debe llevar a cabo la diligencia debida para verificar la titularidad de la propiedad intelectual por parte del cedente, identificar cualquier gravamen, limitación o posible problema de infracción, y evaluar el valor y los riesgos asociados con la PI. Este paso puede implicar la revisión de los registros públicos, los contratos y cualquier licencia o cesión anterior de la propiedad intelectual.

Paso 3: negociar las condiciones

Las partes negociarán las condiciones de la cesión, incluyendo el alcance de los derechos transferidos, la contraprestación (el pago u otra compensación), garantías, indemnizaciones y cualquier otra condición relevante. En esta fase de negociación se definen las expectativas y obligaciones de ambas partes.

Paso 4: redactar el contrato de cesión

Después de la negociación, se redactará el acuerdo formal de cesión de la propiedad intelectual. Ambas partes pueden hacer que un asesor legal revise el acuerdo para confirmar que refleje con precisión su comprensión y cumpla con las leyes aplicables.

Paso 5: ejecutar el acuerdo

Una vez finalizado el acuerdo, ambas partes firman el documento. Dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza de la propiedad intelectual, es posible que sea necesario atestiguar o certificar ante notario las firmas. Aunque no siempre es un requisito legal, la certificación notarial es una práctica recomendada para añadir una capa de seguridad a la transacción. Ayuda a que las autoridades tomen en serio el documento y reduce el riesgo de complicaciones legales. Una vez que el documento está firmado (y posiblemente certificado ante notario), el acuerdo se ha ejecutado y los derechos de propiedad intelectual se transfieren formalmente del cedente al cesionario.

Paso 6: registrar el envío de fondos

En algunos casos, especialmente en el caso de los derechos de propiedad intelectual registrados, como las patentes o las marcas comerciales, será necesario registrar la cesión en la oficina de propiedad intelectual correspondiente. Este registro es una declaración pública del cambio de titularidad y, a menudo, es necesario para que el cesionario haga valer los derechos. Las partes también deben actualizar cualquier listado o registro público para reflejar el nuevo estado de titularidad.

Paso 7: notificar a las partes pertinentes

Las partes deben notificar a otras partes interesadas o terceros, como licenciatarios o socios comerciales, sobre el cambio en la titularidad de la propiedad intelectual y sobre cómo cambiarán sus derechos u obligaciones en relación con la propiedad intelectual.

Paso 8: integrar la propiedad intelectual

La empresa debe integrar la propiedad intelectual recién adquirida en sus operaciones, actualizar sus registros de activos y planificar cómo utilizar y proteger la propiedad intelectual en consonancia con sus estrategias comerciales.

Ventajas y desventajas de la cesión de propiedad intelectual

La cesión de la propiedad intelectual puede crear posibles ventajas y desventajas para las empresas.

Ventajas de la cesión de la propiedad intelectual

• Titularidad y control. La cesión de derechos de propiedad intelectual otorga al cesionario derechos legales claros para controlar la propiedad intelectual, tomar decisiones sobre su uso y hacer valer los derechos de propiedad intelectual frente a los infractores. Esta claridad puede ser especialmente importante para las empresas que desean utilizar la propiedad intelectual de forma estratégica.

• Oportunidades de negocio. Las transacciones comerciales, como las fusiones, adquisiciones o asociaciones, pueden verse facilitadas por el valor y el atractivo de adquirir nuevos derechos de propiedad intelectual mediante un acuerdo de cesión.

• Oportunidades de monetización Para el cedente, la cesión de la propiedad intelectual puede generar un importe global u otra contraprestación acordada. Para el cesionario, la titularidad de los derechos de la propiedad intelectual puede dar lugar a nuevas fuentes de ingresos, como la concesión de licencias, la producción u otras cesiones.

• Atracción de inversores. Las empresas que son titulares de activos de propiedad intelectual suelen ser más atractivas para los inversores porque estos activos pueden contribuir a la valoración de la empresa y a su potencial de innovación y competitividad en el mercado.

Desventajas de la cesión de la propiedad intelectual

• Permanencia de la transferencia. Una vez que se cede la propiedad intelectual, el cedente pierde todos los derechos sobre ella. Esto es irreversible a menos que exista una cláusula específica en el acuerdo de cesión que permita la reversión bajo ciertas condiciones.

• Retos de valoración. Determinar el valor justo de la propiedad intelectual puede ser complejo y subjetivo. Existe el riesgo de infravalorarla o sobrevalorarla, lo que puede dar lugar a pérdidas financieras o disputas.

• Posibilidad de disputas. Si el acuerdo de cesión no es completo, pueden surgir controversias sobre el alcance de los derechos transferidos, especialmente si la propiedad intelectual se utiliza de maneras que no ha previsto el cedente.

• Desafíos de integración. Para el cesionario, la integración de la propiedad intelectual recién adquirida en las operaciones o líneas de productos existentes puede ser un reto, ya que requiere armonización y una posible reestructuración.

• Riesgo de concentración excesiva. Si una empresa se centra demasiado en la propiedad intelectual adquirida a expensas de la innovación, puede perder otras oportunidades o volverse vulnerable a los cambios del mercado que disminuyen el valor de la PI.