I quattro principali tipi di diritti di proprietà intellettuale (PI) sono i brevetti, i marchi, i diritti d'autore e i segreti commerciali. La proprietà intellettuale appartiene sempre legalmente a qualcuno. Le persone fisiche possono essere titolari di proprietà intellettuale, così come le persone giuridiche, come le attività e le organizzazioni non profit. La proprietà intellettuale può cambiare titolarità più volte e la cessione della proprietà intellettuale è il processo con cui il titolare della proprietà intellettuale trasferisce tali diritti a un'altra parte. Questo trasferimento è completo e irrevocabile, il che significa che, una volta effettuata la cessione, il proprietario originale rinuncia a tutti i diritti sulla proprietà intellettuale. È come vendere un bene fisico: una volta venduto, il proprietario originale non ha più alcun diritto sulla proprietà.

La cessione della proprietà intellettuale può avvenire per vari motivi, come quando un artista cede il copyright della propria opera d'arte a una galleria o a un editore. Una forma comune di cessione della proprietà intellettuale è quella in cui un inventore cede i propri diritti di proprietà intellettuale a un'attività in cambio di denaro o nell'ambito di un contratto di lavoro. Quindi, cosa significa cedere la proprietà intellettuale a un'attività? Di seguito, spiegheremo come si fa a cedere la proprietà intellettuale a un'attività, quali sono le implicazioni legali di questo tipo di trasferimento e i potenziali vantaggi e svantaggi.

Di cosa tratta questo articolo?

• Chi può detenere la proprietà intellettuale?
  
• Contratti di cessione della proprietà intellettuale
  
• Come si cede la proprietà intellettuale a un'attività
  
• Vantaggi e svantaggi della cessione della proprietà intellettuale
  

Chi può detenere la proprietà intellettuale?

I diritti di proprietà intellettuale possono essere detenuti da varie entità a seconda della natura della proprietà intellettuale e del contesto in cui è stata creata. Di seguito sono riportati alcuni titolari comuni dei diritti di proprietà intellettuale:

• Persone fisiche: i singoli creatori, come artisti, autori, inventori e musicisti, possono detenere i diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, un autore in genere detiene il copyright del proprio lavoro scritto.

• Attività e organizzazioni: le attività spesso detengono i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti, i servizi o i processi che sviluppano. Ad esempio, un'attività potrebbe essere titolare di un brevetto per una nuova tecnologia o di un marchio per il logo del suo brand.

• Istituzioni educative e organismi di ricerca: le università e gli istituti di ricerca spesso detengono diritti di proprietà intellettuale sulle scoperte e le invenzioni realizzate dal proprio personale e dagli studenti, soprattutto quando la ricerca è finanziata a livello istituzionale.

• Governi: i diritti di proprietà intellettuale possono essere detenuti da enti governativi, in particolare per le invenzioni o le opere create da dipendenti pubblici nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.

• Proprietari multipli: quando un'opera viene creata congiuntamente da più persone fisiche o giuridiche, i diritti di proprietà intellettuale potrebbero essere condivisi tra loro in base ai termini del loro accordo.

• Eredi e successori legali: i diritti di proprietà intellettuale possono essere ereditati o lasciati in eredità, in modo che gli eredi o i successori possiedano i diritti dopo la morte del titolare originale.

• Cessionari e licenziatari: i diritti di proprietà intellettuale possono essere trasferiti o concessi in licenza ad altri. I cessionari ricevono la titolarità della proprietà intellettuale, mentre i licenziatari ricevono l'autorizzazione a utilizzarla a determinate condizioni senza ottenerne la titolarità.

Contratti di cessione della proprietà intellettuale

I contratti di cessione della proprietà intellettuale sono documenti scritti, completi e giuridicamente vincolanti che dettano i termini del trasferimento della titolarità della proprietà intellettuale. Questi sono gli aspetti da prendere in considerazione e affrontare quando si redige un contratto di cessione della proprietà intellettuale:

• Identificazione delle parti: nomi e indirizzi legali completi del cedente (l'attuale titolare della proprietà intellettuale) e del cessionario (la parte che riceve i diritti di proprietà intellettuale).

• Identificazione della proprietà intellettuale: descrizione dettagliata e inequivocabile della proprietà intellettuale esatta ceduta. Per i brevetti, occorre indicare il numero di brevetto, il titolo e una breve descrizione; per i marchi, i numeri di registrazione e il marchio specifico; e per i diritti d'autore, le opere specifiche e i relativi dettagli di registrazione, se del caso.

• Dichiarazione di proprietà e del diritto di cessione: dichiarazione di proprietà e dei diritti legali da parte del cedente, per accertarsi che il cedente detenga una titolarità chiara e non vincolata della proprietà intellettuale e i diritti legali per cederla. Controversie o gravami esistenti sulla proprietà intellettuale complicano la questione della titolarità e potrebbero invalidare la cessione. L'esistenza di eventuali licenze, accordi o rivendicazioni precedenti che potrebbero influire sulla cessione deve essere condivisa e affrontata.

• Termini di trasferimento: dichiarazione attestante che la parte cedente trasferisce tutti i diritti, i titoli e gli interessi sulla proprietà intellettuale al cessionario e se il trasferimento è completo e irrevocabile o è soggetto a condizioni.

• Cessione o licenza: distinzione tra il caso in cui la proprietà intellettuale viene ceduta, il che significa che la titolarità viene trasferita, o quello in cui viene concessa in licenza, il che significa che al cessionario viene concessa l'autorizzazione a utilizzarla ma non la possiede.

• Corrispettivo: compenso o corrispettivo fornito in cambio dei diritti di proprietà intellettuale. Potrebbe trattarsi di un importo monetario, di capitale, di un'altra proprietà o di una qualche forma di valore concordata tra le parti. Affinché l'accordo sia giuridicamente vincolante, il compenso è obbligatorio.

• Garanzie e dichiarazioni: garanzie sulla proprietà intellettuale, che potrebbero includere il fatto che la PI non viola i diritti di altri, che il cedente è il vero titolare della proprietà intellettuale e che non vi sono responsabilità nascoste legate alla PI. Il cedente in genere fornisce garanzie in merito alla validità della proprietà intellettuale, alla sua titolarità e all'assenza di violazioni o gravami. Qualsiasi violazione di queste garanzie può comportare responsabilità legali.

• Indennizzo: eventuale risarcimento dovuto dal cedente al cessionario in caso di violazione di determinate garanzie, ad esempio se una terza parte sostiene che la proprietà intellettuale viola i suoi diritti.

• Risoluzione delle controversie: modalità di risoluzione delle controversie relative alla cessione, ad esempio tramite arbitrato, contenzioso o altro procedimento. Occorre anche indicare la legge applicabile per eventuali contestazioni.

• Cessione e delega: dichiarazione attestante il fatto che il cessionario può cedere ulteriormente i diritti di proprietà intellettuale o delegare eventuali doveri associati, a meno che il contratto non contenga delle limitazioni in tal senso.

• Sviluppi futuri: modalità di gestione degli sviluppi in corso e se il cedente ha diritti o obblighi relativi a tali sviluppi futuri.

• Firme: firme di entrambe le parti e date. Per essere efficaci o applicabili, alcuni tipi di cessione della proprietà intellettuale devono essere conformi a formalità specifiche come l'autenticazione notarile o la registrazione presso l'autorità governativa appropriata.

• Disposizioni varie: eventuali condizioni aggiuntive che le parti desiderano includere, come obblighi di riservatezza, restituzione di materiali o qualsiasi condizione specifica relativa alla proprietà intellettuale oggetto del trasferimento. Questa sezione potrebbe anche affrontare le implicazioni in caso di fallimento del cedente o del cessionario. La proprietà intellettuale è considerata parte della massa fallimentare, il che può influire sui diritti e gli interessi di entrambe le parti.

Come cedere la proprietà intellettuale a un'attività

Per cedere la proprietà intellettuale a un'attività occorre seguire gli otto passaggi riportati di seguito.

Passaggio 1: stabilire la necessità della cessione

La necessità di cedere la proprietà intellettuale può sorgere in vari scenari, tra cui la vendita di un'attività, un nuovo contratto di lavoro, un accordo di licenza o l'acquisizione da parte di un'attività della proprietà intellettuale di un'altra attività. Una volta stabilita la necessità della cessione, le parti coinvolte identificano gli asset specifici che devono essere trasferiti.

Passaggio 2: condurre la due diligence

Prima di procedere alla cessione, il cessionario dovrebbe condurre la due diligence per verificare la titolarità del cedente della proprietà intellettuale, identificare eventuali gravami, limitazioni o potenziali problemi di violazione e valutare il valore e i rischi associati alla proprietà intellettuale. Questo passaggio potrebbe comportare la revisione dei registri pubblici della proprietà intellettuale, dei contratti e di eventuali licenze o cessioni precedenti.

Passaggio 3: negoziare i termini

Le parti negozieranno i termini della cessione, compresa la portata dei diritti trasferiti, il corrispettivo (pagamento o altro compenso), le garanzie, gli indennizzi e qualsiasi altra condizione pertinente. Questa fase di negoziazione definisce le aspettative e gli obblighi di entrambe le parti.

Passaggio 4: redigere il contratto di cessione

Dopo la negoziazione, le parti redigeranno l'accordo formale per la cessione della proprietà intellettuale. Entrambe le parti possono chiedere a un consulente legale di esaminare l'accordo per confermare che rifletta accuratamente le loro intenzioni e sia conforme alle leggi applicabili.

Passaggio 5: stipulare il contratto

Una volta finalizzato l'accordo, entrambe le parti firmano il documento. A seconda della giurisdizione e della natura della proprietà intellettuale, le firme potrebbero dover essere apposte in presenza di testimoni o autenticate. Sebbene non sia sempre un requisito legale, l'autenticazione notarile è una pratica consigliata per rendere la transazione ancora più sicura. In tal modo, le autorità prenderanno più sul serio il documento e si riduce il rischio di complicazioni legali. Una volta che il documento è stato firmato (ed eventualmente autenticato), l'accordo è considerato stipulato e i diritti di proprietà intellettuale sono formalmente trasferiti dal cedente al cessionario.

Passaggio 6: Registrare il trasferimento

In alcuni casi, soprattutto con tipologie di proprietà intellettuale registrate come brevetti o marchi, la cessione dovrà essere registrata presso l'ufficio competente in materia di proprietà intellettuale. Questa registrazione è una dichiarazione pubblica del cambio di proprietà ed è spesso necessaria affinché il cessionario possa far valere i suoi diritti. Le parti dovrebbero inoltre aggiornare eventuali elenchi o registrazioni pubbliche sulla base del nuovo stato di proprietà.

Passaggio 7: Informare le parti interessate

Le parti dovrebbero informare altri portatori di interessi o terzi, quali licenziatari o partner commerciali, in merito alla modifica della titolarità della proprietà intellettuale e al modo in cui i loro diritti o obblighi relativi alla PI cambieranno.

Passaggio 8: Integrare la proprietà intellettuale

L'attività dovrebbe integrare la proprietà intellettuale appena acquisita nelle sue operazioni, aggiornando i registri degli asset e pianificando le modalità di utilizzo e tutela della proprietà intellettuale in linea con le sue strategie aziendali.

Vantaggi e svantaggi della cessione della proprietà intellettuale

La cessione della proprietà intellettuale può creare potenziali vantaggi e svantaggi per le attività.

Vantaggi della cessione della proprietà intellettuale

• Proprietà e controllo: la cessione dei diritti di proprietà intellettuale conferisce al cessionario chiari diritti legali per controllare la proprietà intellettuale, prendere decisioni in merito al suo utilizzo e far valere i diritti di proprietà intellettuale contro i trasgressori. Questa chiarezza può essere particolarmente importante per le attività che desiderano utilizzare la proprietà intellettuale in modo strategico.

• Opportunità di business: le transazioni commerciali come fusioni, acquisizioni o partnership potrebbero essere facilitate dal valore e dall'attrattiva dell'acquisizione di nuova proprietà intellettuale attraverso un contratto di cessione.

• Opportunità di monetizzazione: per il cedente, la cessione della proprietà intellettuale può rappresentare la fonte di guadagno di una somma forfettaria o di un altro corrispettivo concordato. Per il cessionario, detenere diritti di proprietà intellettuale può aprire nuovi flussi di entrate come licenze, produzione o ulteriori cessioni.

• Interesse da parte degli investitori: le attività che detengono la titolarità di proprietà intellettuale sono spesso più interessanti per gli investitori in quanto tali asset possono contribuire alla valutazione dell'azienda e al suo potenziale di innovazione e competitività sul mercato.

Svantaggi della cessione della proprietà intellettuale

• Trasferimento permanente: una volta ceduta, il cedente perde qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Ciò è irreversibile a meno che non vi sia una clausola specifica nel contratto di cessione che consenta di ripristinare la situazione precedente a determinate condizioni.

• Difficoltà di valutazione: determinare il fair value (valore equo) della proprietà intellettuale può essere complesso e soggettivo. C'è il rischio di sottovalutare o sopravvalutare la proprietà intellettuale, il che può portare a perdite finanziarie o controversie.

• Potenziale di contestazioni: se il contratto di cessione non è completo, potrebbero sorgere controversie sulla portata dei diritti trasferiti, soprattutto se la proprietà intellettuale viene utilizzata in modi non previsti dal cedente.

• Difficoltà di integrazione: per il cessionario, l'integrazione della proprietà intellettuale appena acquisita nelle operazioni o nelle linee di prodotti esistenti può essere impegnativa, in quanto richiede un allineamento e una potenziale ristrutturazione.

• Rischio di concentrazione eccessiva: se un'attività si concentra troppo sulla proprietà intellettuale acquisita a scapito dell'innovazione, potrebbe perdere altre opportunità o diventare vulnerabile ai cambiamenti del mercato che riducono il valore della proprietà intellettuale.